표준특허 침해 경고장을 받으면?

특허권자(표준특허풀)로 부터 특허침해 경고장을 받으면 어떻게 해야 할까?

최근 국내 영상기기 업체들은 표준특허풀로부터 로열티를 요구하는 경고장을 받았으나, 제대로 된 협상 없이 특허풀의 요구를 그대로 수용하고 있는 실정이다.

우선, 침해 주장을 받은 실시자는 특허권자의 주장에 동의하지 않더라도 라이선스 협상을 진행함으로써 증거자료 확보와 대응 전략 수립을 위한 시간을 확보하는 것이 바람직하다. 성실한 협상 대응으로 침해금지청구를 피하고 소송으로 이어지지 않도록 하는 것이 중요하다.

또 특허침해 관련 분쟁에서 침해 입증책임은 특허권자에게 있음을 잊지 말고, 침해근거 등을 특허권자에게 적극적으로 요구해야 한다.

표준특허풀은 다수의 특허권자로부터 특정 표준규격에 관련된 특허들을 모아 일괄적으로 권리행사를 하는 단체로 MPEG-LA, VIA, SISVEL, HEVC Advance 등이 있다. 특정 표준 기술에 대해 표준화 과정에 참여했거나, 로열티 수익을 기대하는 다수의 표준특허권자들을 대신해 특허를 공동 위탁 관리하며, 실시자와 라이선스 체결을 통해 영리를 창출하기 위해 설립된다.

표준특허에 대한 분쟁은 특허권자(표준특허풀)가 실시자에게 특허침해 경고장을 발송하는 것으로 시작된다. 다수의 표준특허들이 라이선스를 주 목적으로 하는 특허풀에 의해 관리되고, 개별 특허권자들도 라이선스 체결을 목표로 분쟁에 임하는 경우가 대부분이다.

특히 FRAND(Fair, Reasonable And non-Discriminatory) 기준에 따른 합리적인 로열티만이 인정되어, 일부 대기업을 제외하고는 소송까지 진행 할 경우 실익이 부족하다. 또 대부분의 국가에서 특허침해 금지 청구가 제한적으로 인정되고 있는 현실을 감안하면, 실제 표준특허 분쟁의 핵심은 ‘합리적인 라이선스 체결이 주 목적’이다.

표준특허 라이선스 협상의 기본 단계 : 성실한 협상 대응으로 침해금지청구를 피하고 소송으로 이어지지 않도록 하는 것이 중요하다.

표준특허의 권리행사와 FRAND 선언은 소수의 특허권자가 표준화된 기술에 대한 권리를 독과점하는 것은 해당 기술의 보급을 통해 산업발전을 이루려는 표준화 취지와 맞지 않으므로, 대부분의 표준화기구들은 표준화 과정에서 사전 특허공개와 공정하고 합리적이며 비차별적인(Duty of fair, reasonable and non-discriminatory license, FRAND) 지식재산권 실시 의무를 부과하고 있다.

중소기업들은 표준특허권자에 비해 전문인력 및 협상 관련 정보가 부족해 불합리한 조건으로 라이선스를 체결할 우려가 높다. 이에 특허청은 다양한 표준특허권자로부터 로열티 요구를 받고 있는 중소기업들이 제대로 된 라이선스 협상을 위해 참고할 수 있는 ‘표준특허 분쟁대응 가이드’를 발간했다.

이번 가이드는 표준특허권자가 경고장 등을 통해 라이선스를 요구한 경우 진행되는 협상 단계와 각 단계 별 실시자의 대응요령을 제시한다. 또 로열티 금액을 산정하는 구체적인 방식과 로열티가 과도하게 책정되지 않도록 실시자가 유의해야 하는 사항을 담고 있다.

그 외 주요 표준특허풀 정보와 주요 표준화기구별 FRAND 선언특허 확인 방법, 해외 표준특허 관련 주요 판례 분석 등 표준특허 분쟁 대응을 위해 필요한 유용한 정보들을 싣고 있다.